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Une extension destinée à protéger les marques en Chine : entretien exclusif avec le registre du .商标 (.marque en chinois)

La nouvelle extension « 标 », signifie .MARQUE en chinois. Parmi les centaines de nouvelles extensions lancées ces derniers mois, elle présente l’originalité d’être réservée aux titulaires de marques. Elle vise, selon ses créateurs, à mettre en avant les droits de propriété intellectuelle sur le marché Chinois.

Cette singularité nous a incités à aller à la rencontre de Ken Hansen, directeur général international de Dot Trademark TLD Registry.

 

SafeBrands: Pouvez-vous nous dire qui se cache derrière l’extension « .标 » et comment en vous en êtes venu à devenir Registre ?

Ken Hansen: Notre société, Dot Trademark TLD Registry Holdings Ltd, (Dot Trademark Registry) basée à Hong Kong, a candidaté à l’ICANN pour le droit à exploiter l’extension de premier niveau (TLD) .商标 (prononcé « dot Shangbiao ») et signifiant « point marque » en chinois simplifié. Notre candidature satisfaisait les critères établis par l’ICANN et incluait les critères d’éligibilité et un ensemble de règles que nous avons développés avec la participation de la communauté de la propriété intellectuelle et des titulaires de marques. L’extension .商标 a été mise en ligne en janvier 2015.

SB: Pourquoi avoir décidé de lancer le TLD . (.trademark) comme Registre ?

Ken : Les marques sont douloureusement conscientes qu’il y a un sérieux problème avec la contrefaçon, le cybersquatting, le phishing, le pharming, le spamming et les malwares en Chine. Bien sûr, la plupart des entreprises majeures font ce qu’elles peuvent pour surveiller activement, investiguer et agir pour leurs droits de propriété intellectuelle afin de protéger leur marque en Chine. Malheureusement le faire est devenu un mal nécessaire. Il y a maintenant une classe moyenne conséquente et croissante en Chine qui souhaite réellement acheter des marchandises manufacturées authentiques, mais trouver des produits ou services authentiques, en particulier en ligne, est devenu un parcours du combattant.

Dot Trademark Registry voulait faire quelque chose de positif pour aborder de façon proactive ces questions pour les marques et les consommateurs chinois. Nous travaillons essentiellement et de manière conjointe avec les marques pour construire un Internet de confiance, et améliorer la confiance des clients en Chine.

SB : Quelle est la mission que vous vous êtes fixés en tant que Registre ?

Ken : La mission de Dot Trademark Registry est de « permettre aux marques du monde entier de protéger efficacement et promouvoir leurs produits et services en ligne en Chine ».

SB : Quelles sont les spécificités du marché Chinois et matière de marque et de contrefaçon ?

Ken : Une différence importante dans la réglementation des marques chinoises est que les marques peuvent être enregistrées sur un modèle « first-to-file » plutôt que « first-use ». Comme une preuve de l’usage n’est pas nécessaire pour enregistrer une marque, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent être particulièrement proactifs dans l’enregistrement de leurs principales marques.

Une autre différence provient de l’existence de sous-classifications supplémentaire : les titulaires de marques peuvent, à tort, penser qu’ils sont couverts dans une classe, et finalement trouver une autre entreprise qui a enregistré leur marque dans une sous-classe très similaire.

Les caractères chinois présentent aussi des défis uniques. Beaucoup de marques internationales n’ont pas déterminé quels caractères chinois utiliser pour leurs noms de marque, ou quels libellés en caractères chinois elles doivent protéger. La combinaison de ces facteurs, laisse des marques vulnérables à la contrefaçon de marque, à un potentiel risque de confusion des consommateurs, l’érosion de la marque et les conflits.

Deux décisions de justice récentes et très médiatisées ont concerné « New Balance » et « Iphone » [ndlr : Apple a perdu l’exclusivité de sa marque iPhone en Chine : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/05/04/32001-20160504ARTFIG00175-apple-condamne-a-partager-sa-marque-iphone-avec-un-maroquinier-chinois.php ]. Qu’on soit d’accord ou non avec leurs conclusions,  il y a certainement des leçons à en tirer.

D’importantes réformes sont entreprises par l’office des marques Chinois, y compris la création de tribunaux spécialisés  en propriété intellectuelle, l’utilisation de la règle du « précédent », et plus, mais ces changements importants prendront du temps.

Les noms de domaine sont un challenge similaire. Toute le monde peut enregistrer dans la plupart des TLDs et il est fréquent de voir des enregistrements de noms contenant des marques ou constituant des alternatives typographiques par des tierces parties (ex : nomdemarqueoutlet.TLD). Un rapport de « Sweet & Maxwell » cité dans un article de TechWorld estimait que « les cas de cybersquatting impliquant des produits chinois ont doublés depuis 2009 » [ndlr : http://www.techworld.com/news/security/chinese-cybersquatters-fuel-rise-in-domain-disputes-3378092/ ].

La contrefaçon est également monnaie courante en Chine. CNBC a cité un récent rapport qui indiquait que « 63,2% de produits contrefaits provenaient de Chine ». Beaucoup de ces produits se retrouvent dans les magasins de détail, et les places de marché en ligne chinoises, où les consommateurs éprouvent des difficultés à distinguer les contrefaçons des produits authentiques.

Il convient également de noter que la plupart des Chinois ne savent pas ce que «®» (copyright) ou «™» signifie. Cependant, ils savent que «商标» signifie la marque. Pour cette raison, Coca-Cola a récemment retiré l’® de leur marque d’eau en bouteille en Chine.

SB : Comment le . peut-il améliorer cette situation?

Ken : L’utilisation d’un nom de domaine «.商标» aide les titulaires de marques à établir un site web « officiel » en Chine, localiser leur image de marque  et permet aux consommateurs et aux entreprises de trouver les véritable produits et des services de la marque.

Nous avons établi «.商标» comme un symbole de marque enregistré en Chine. Les noms de domaine en « .商标 » peuvent uniquement être déposés par les titulaires de marque avec une preuve d’enregistrement. Avant qu’un nom de domaine soit délégué, chaque dépôt est vérifié par nos examinateurs pour s’assurer que le nom de domaine correspond à la marque enregistrée. Ainsi, les visiteurs d’un site web en «.商标» sont garantis que la marque réelle en est détentrice.

Il y a trois principales manières dont les titulaires de marques exploitant leurs noms de domaine en « .商标 » :

  1. Les sites officiels pour la chine (ex : shiseido.商标)
  2. Redirection vers un site principal existant (ex : www.starbucks.商标)
  3. Page d’atterrissage (landingpage) pour lister les revendeurs et distributeurs agrées avec des liens vers chacun d’entre eux (ex : www.帝舵.商标 Tudor)
  4. Page d’atterrissage pour un produit spécifique (ex : camry.商标)

Plus de 7000 marques ont déjà enregistré une ou plusieurs noms de domaine en «.商标 », parmi lesquelles Microsoft, Google, Apple, Lacoste, Rolex, BMW, Gucci, Chanel, Amazon, Starbucks, Totota, Watsons, ASUS et bien d’autres.

SB : Quelles sont les procédures mises en œuvres par le registre du .商标 pour garantir l’authentification des titulaires de marque lorsque de l’enregistrement ?

Ken : Le .商标 est la première extension générique qui exige une preuve de marque, en permanence et pas seulement lors des périodes prioritaires de lancement (« sunrise »). Chaque dépôt est placé en attente tant qu’un examinateur n’a pas étudié le dossier pour s’assurer que le nom de domaine correspond bien à la marque dans le certificat d’enregistrement fourni. Le domaine n’est activé qu’une fois la vérification effectuée. Nous acceptons les certificats d’enregistrements de marque de plus de 200 pays dans le monde. Les marques en cours d’enregistrements sont aussi acceptées mais le nom de domaine n’est alors qu’activé qu’une fois la marque définitivement enregistrée. Un enregistrement de nom de domaine en .商标 est soumis aux règles ICANN UDRP et URS et bien que l’extension ait d’ores et déjà été lancée, nous continuons à solliciter la communauté de la propriété intellectuelle pour l’amélioration et le conseil d’améliorations de nos règles.

SB : Y-a-t-il un engouement des titulaires de marques en caractères latin pour le .标 ? Si oui, comment expliquez-vous cette attractivité ?

Ken : De nombreuses entreprises choisissent d’utiliser leurs caractères latins pour leur marque stratégique en Chine. Aussi, de nombreuses marques ont enregistré un .商标 avec des caractères latins dans le libellé (marque.商标). Celles qui ont pris l’initiative de crée une marque en caractères chinois enregistrent à la fois leur marques marques en caractères latin et chinois en tant que noms de domaine .商标.

KEN HANSENKEN HANSEN, GM, International pour Dot Trademark Registry

L’expérience de Ken dans l’industrie des noms de domaine couvre les Registres, registrars et le second marché. Ken a notamment œuvré  chez Neustar et a conduit à son entrée dans l’univers des Registres en 2002 (.BIZ), à des partenariats avec le CNNIC (.CN) et aux relations avec le département du commerce pour la sélection de Neustar à la gestion du .US.

A la suite de l’introduction en bourse de Neustar, Ken a été co-fondateur de China Springboard, une société du nom de domaine situé à Beijing. Ken a dirigé le programme newgTLDs de Neustar, a été dicteur général du .NYC. Il a été PDG de co.com, LLC. Il est actuellement le directeur général, à l’international, de Dot Trademark LDT Ltd.

Ken est membre du conseil consultatif de la Fondation nationale pour la recherche sur le cancer http://nfcr.org et est le fondateur de « Help Them Hear » http://helpthemhear.org

Si vous êtes convaincus de l’utilité du .商标 et souhaitez enregistrer les noms de domaine correspondants à vos marques, n’hésitez pas à contacter nos chargés de clientèle en utilisant notre formulaire en ligne, par email domaines@safebrands.ca ou téléphone au +33 (0)1 80 82 82 60.